SK이노 “美특허무효심판 각하, 현지 정책변화 때문”

[이데일리 김정유 기자] SK이노베이션(096770)이 최근 LG에너지솔루션과의 배터리 특허소송과 관련한 미국 특허심판원(PATB) 결정에 대해 미 특허청의 정책 변화에 따른 절차상 결과일 뿐이라며 선을 그었다. 오히려 PATB가 절차적 이유로 특허무효심판 조사개시 요청을 각하하면서도 본질의 쟁점에 대해 LG에너지솔루션 특허의 무효 가능성을 언급했다며 목소리를 높였다.

SK이노베이션 측은 15일 자료를 내고 “이번 특허무효소송과 관련해 LG에너지솔루션이 미 특허청의 정책 변화에 따라 복잡한 소송 절차 중 일부가 진행되지 않는 것을 마치 실체법적으로 자사에 유리한 판단이라고 왜곡하며 호도하고 있다”고 주장했다.

SK이노베이션에 따르면 통상 원고가 미국 국제무역위원회(ITC) 또는 연방법원에서 특허 침해 소송을 제기하면, 피고는 해당 절차에서 특허 무효를 주장하면서 동시에 PTAB에 특허의 세부 쟁점별로 특허무효심판(IPR)을 제기한다. 하지만 PTAB는 지난해 초부터 IPR 결과보다 ITC나 연방법원의 소송 결과가 먼저 나온다고 판단되면, 중복 청구를 이유로 IPR 개시를 각하하는 결정을 하기 시작했다는 게 SK이노베이션 측 주장이다.

SK이노베이션 관계자는 “앞서 지난해 9월 미 특허청장도 이 같은 정책을 적극 진행할 것을 독려하는 취지의 발표도 진행한 바 있고, 이후 PTAB는 ITC 소송에 계류 중인 특허에 대한 IPR을 모두 각하하고 있다”며 “이 같은 정책에 따르면 PTAB가 SK이노베이션이 LG에너지솔루션를 상대로 제기한 특허 쟁점 8개에 대한 IPR을 각하한 것은 소송에 대한 문제가 아니라, 이 같은 정책에 따른 것에 불과하다”고 설명했다.

오히려 PATB의 IPR 각하에 대해 PATB가 LG에너지솔루션 특허의 무효가능성을 인정했다는 게 SK이노베이션 측 주장이다. SK이노베이션은 이 같은 PATB의 시각을 참고해 향후 ITC 절차에서도 LG에너지솔루션의 특허무효를 다퉈 갈 것이라고 언급했다.

회사 관계자는 “PTAB은 IPR을 각하하면서 그 결정 이유에 ‘특허의 무효성과 관련해서는 SKI가 제기한 8건 중 6건에 대해 SK이노베이션이 합리적인 무효가능성을 제시했다고 판단’했고, 특히, ‘517 특허(2013년 국내 법원에서 무효로 판단된 특허)에 대해서는 강력한 무효 근거(a reasonably strong case on unpatentability)를 제시했다”고 강조했다. 이어 “PTAB가 절차 중복을 이유로 조사개시 각하 결정을 내리는 것에 대해 미국내에서도 권한 남용이자, 법적 근거가 부족하다는 비판이 제기되고 있다”며 “이미 애플과 구글같은 기업들도 이런 결정의 부당성을 소송을 통해 다투고 있는 상황”이라고 덧붙였다.

더불어 LG에너지솔루션의 IPR 개시에 대해서도 설명을 보탰다. SK이노베이션 측은 “LG에너지솔루션이 IPR을 제기한 SK이노베이션 특허는 ITC가 아닌 연방법원에만 계류된 건으로, IPR 조사가 개시됨에 따라 현재 연방법원 소송 자체는 중지돼 있는 상태”라며 “연방법원에 제기된 소송은 피고가 제기한 IPR이 개시되면 대부분 소송이 중지된다는 점에서 중지되지 않는 ITC와 다르다. 따라서 미 특허청 정책변경이 적용될 가능성이 높지 않기 때문에 조사 개시가 된 것에 불과하다”고 밝혔다.

임수길 SK이노베이션 밸류크리에이션센터장은 “미 정부 정책 변경이 사건의 실체 판단에 근본적인 변화를 가져 오지는 않을 것”이라며 “오히려 PTAB가 결정 이유에서 명시한 무효 가능성에 대한 언급이 ITC 절차에서 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것이라 생각한다. 지금까지 그랬던 것처럼 향후 절차에도 정정당당하게 임할 것”이라고 밝혔다.

SK이노베이션이 주장하는 PTAB 결정문에서 LG에너지솔루션 특허 무효가능성을 언급한 부분. (사진=SK이노베이션)