균등침해는 제3자에게 불의의 불이익을 주지 않는 범위 내에서 특허발명의 보호범위를 문언침해의 경우보다 넓게 정함으로써, 특허발명의 실질적 가치를 보호하고 문언침해에 따른 판단만을 엄격하게 적용할 경우 나타나게 되는 불합리성을 보완하기 위하여 인정되는 법리이다.
대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결에서는, 침해제품에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소 중 변경된 부분이 있는 경우 3가지의 적극적 요건(① 특허발명과 과제의 해결원리가 동일할 것, ② 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 것, ③ 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도일 것) 및 2가지의 소극적 요건(④ 침해제품이 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술 내지 그로부터 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하지 않을 것, ⑤ 특허발명의 출원절차를 통해 침해제품의 변경된 구성요소가 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하지 않을 것)에 따라 균등침해가 성립할 수 있다고 최초 판시하였고, 이러한 균등침해 법리는 다수 사안에서 적용돼 왔다.
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최근 대법원은 2개의 다른 사건에서 ① 과제해결원리의 동일성 여부를 판단하는 방법과 ② 작용효과의 동일성 여부를 판단하는 방법에 관하여 각각 의미있는 판결을 하였는바, 이들에 대해 살펴보도록 한다.
<과제해결원리의 동일성 여부 판단방법 - 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결>
확인대상 발명과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).
특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.
그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.
따라서 이러한 선행기술을 참작해 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정해야 한다. 다만, 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체해서는 안 된다.
발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.
이처럼 과제해결원리의 동일성 여부는 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명 기재와 출원 당시 공지기술을 참작하여 파악되는 선행기술과 대비함으로써, 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구해 판단하며, 그 과제해결원리의 동일성 인정 범위는 위 선행기술 대비 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 결정해야 한다.
특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 지나치게 상위 개념 혹은 하위 개념으로 결정될 우려가 있으나, 그 판단의 기준이 되는 선행기술의 특정 관련해 “발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심 대신에 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체해서는 안 된다”라고 보다 명백한 판단기준을 제시함으로써 위와 같은 문제를 최소화할 수 있을 것으로 보인다.
<작용효과의 동일성 여부 판단방법 - 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결>
작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단해야 한다.
따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작해 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현돼 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.
그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지됐거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결했다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현돼 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교해 판단해야 한다.
위 판결에서도 앞서 본 판결과 같이 “특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심”이라는 용어를 동일하게 사용하고 있을 뿐만 아니라 기술사상의 핵심 파악으로부터 작용효과의 동일성 여부 판단에까지 영향을 미칠 수 있으므로, 앞으로 균등여부가 쟁점이 되는 사건에서는 기술사상의 핵심을 파악하는 작업이 가장 중요한 사항이 될 것으로 보인다.
또한 기술사상의 핵심이 그 특허발명의 출원 당시 공지된 것이었을지라도 특허발명의 해결수단 자체가 공지된 것은 아니므로, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 작용효과가 동일한 것으로 판단됨으로써, 여전히 균등침해에 해당될 수 있음을 염두해야 한다.
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