◇출원 이전 전시회 출품 자료로 먼저 공개..특허권 보호 될까
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다만, 특허권은 발명을 공개한 대가로서 독점적인 실시권이라는 강력한 권리를 부여하는 것이기 때문에, 특허출원된 발명이 출원일 이전부터 이미 실시되고 있던 것이거나 기술문헌 등에 공개되어 있던 것일 경우(신규성), 기존에 공개된 것은 아니지만 공개된 것들에 의하여 쉽게 생각해낼 수 있는 정도에 불과한 경우(진보성)에는 특허가 될 수 없다.
이러한 거절이유가 심사단계에서 발견된 경우에는 거절이유(특허법 제62조)에 해당하고, 거절이유가 발견되지 않아 특허로서 등록되었더라도 후에 특허무효심판(특허법 제133조)에 의해 무효로 될 경우 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.
그렇다면, 발명자 A가 특허를 출원하기 전에 자전거 X를 박람회에 출품한 것은 특허법 제29조제1항제1호에 따라 출원 전 공개되어 버린 것인데, 이러한 사유를 들어 특허권을 무효로 시킨다면 기술발전을 촉진하여 산업의 발전에 이바지한다는 특허법의 목적에 부합하지 않고, 발명자 A를 적절히 보호할 수 없게 된다.
따라서 특허법은 예외적으로 특허법의 취지와 발명자의 권리를 보호하기 위하여 특허출원 이전에 공지 등이 되었더라도 일정 기간 내에 특허출원을 한 경우에는 그 발명에 대해서는 신규성과 진보성을 판단함에 있어서 공지 등이 되지 않은 것으로 본다(특허법 제30조).
한편, 과거 특허법은 특허출원 전에 발명이 발명자에 의해 공지된 경우 특허법 제30조의 공지예외적용 주장을 하기 위해서는, 그 발명 등이 공지된 날로부터 12월 이내에 특허출원을 하였어야 하고, 출원인이 직접 스스로 그 발명을 공개한 때에는 특허출원시 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고 이를 증명할 수 있는 서류를 출원일로부터 30일 이내에 특허청정에게 제출하여야만 공지예외적용 주장의 효과를 인정받을 수 있도록 규정하고 있었다.
이에 따라, 대법원은 발명자라 하더라도 스스로 발명의 내용을 공지한 때에는 특허출원시 특허출원서에 특허법 제30조의 취지를 기재하였어야 하고, 특허출원서에 위 규정의 취지를 기재하지 아니하한 이상 특허출원 후 특허청에 위 공지예외적용 주장의 취지를 기재한 서면을 제출하더라도 특허법 제30조는 적용될 수 없다는 입장이었다(대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결 참조).
그러나 종전 특허법에 의하면 공지예외주장은 ‘출원 시에만’ 가능하여 창의적 아이디어라도 출원 시 공지예외주장을 누락하면 그 이후에 이를 보완할 수 없어 자기가 공지한 사실 때문에 특허받지 못하는 문제점에 대한 비판이 있어왔다.
◇출원인 권리 보호 위해 보완책 도입
이에 특허법은 출원인의 권리 보호를 강화하기 위하여 출원인의 단순한 실수로 출원 시 공지예외주장을 하지 않더라도 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 기간 또는 특허결정이나 특허거절결정 취소심결의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 출원 시 하지 않은 공지예외주장의 취지를 적은 서류나 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있는 공지예외주장 보완 제도를 도입하였다.
다만, 특허법 제30조 제3항의 개정규정은 특허법 부칙 제2조에 따라 2015. 7. 29. 이후로 출원한 특허출원부터 적용되며, 위 규정에도 불구하고 특허결정 또는 거절결정의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간을 도과한 경우에는 위 규정을 적용받을 수 없으니, 특허출원 이전에 논문발표나 제품시연회 등을 통해 발명의 내용이 먼저 공개된 사실이 있을 경우에는 반드시 특허출원에 앞서 변리사에게 알려 적절한 절차가 진행될 수 있도록 하여야 한다.
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