대법 "특허발명, 청구범위에서 정해지지 실시례에 한정되지 않아"

by노희준 기자
2019.01.25 06:00:00

[이데일리 방인권 기자] 법조-대법원

[이데일리 노희준 기자] 특허발명은 특허를 출원할 때 특허에 대해 설명하는 특허출원명세서의 ‘청구범위’(특허로 보호받고자 하는 범위)에 따라 정해지지 그 구현의 예시를 들어놓은 ‘실시례’에 한정되지 않는다는 대법원 판결이 나왔다.

대법원 제1부(주심 이기택 대법관)은 ‘침수 시 누전방지장치’ 특허발명을 등록 한 LED 램프 생산 기업 A회사를 상대로 서모씨가 제기한 등록무효 소송에서 원고 승소한 원심을 파기, 원고 패소 취지로 사건을 특허법원으로 돌려보냈다고 25일 밝혔다.

서씨는 2014년 12월 특허심판원에 A사를 상대로 침수 시 누전방지장치 특허발명이 미완성발명이라며 등록무효심판을 청구했다. 하지만 특허심판원은 2016년 8월 서씨의 심판청구를 기각했다. 이에 서씨는 특허법원에 특허심판원 심결을 취소해달라고 소송을 제기했다.

이 사건의 쟁점은 A사의 침수 시 누전방지 장치가 실제 전기가 흐르는 부위가 침수됐을 때 누전방지 역할을 제대로 하느냐에 있었다. 서씨는 A사 특허명세서의 설명대로 하면 침수시 누전방지 효과가 나타나지 않아 특허발명의 산업상 이용가능성이 없다고 주장했다.

특허법원은 “검증 결과에서 A사 특허발명의 실시례 중 어느 하나에 대해서도 특허발명의 기술적 효과를 충분히 보여주지 못했다”며 “단지 특허발명의 명세서에 기재된 실시례와 다른 검증 시료에 의해 특허발명에서 목적하는 기술적 효과가 확인됐다”고 서씨 손을 들어줬다.



대법원은 하지만 “원심은 특허발명의 명세서에 기재된 실시례 중에서 특허발명의 기술적 효과 달성이 확인되지 않는다는 이유로 특허발명이 완성된 것이라고 볼 수 없다고 봤다”며 “원심판결에는 미완성 발명에 관한 법리 등을 오해해 판결에 영향을 미친 잘못이 있다”고 판결했다.

또한 “발명이 완성됐는지는 ‘청구범위를 기준’으로 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과 등을 전체적으로 고려해 판단해야 하고 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실시례에 한정돼 인정되는 것은 아니다”고 판단했다.

그러면서 “이 사건 발명은 통상의 기술자가 출원당시의 기술수준에 따라 그 청구범위에 기재된 구성요소들을 반복 실시할 수 있고 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성돼 있어 발명으로 완성됐다고 볼 수 있다”고 말했다.

실시례에서는 아니지만 특허출원명세서의 청구범위내에서 특허의 효과가 확인되기 때문에 특허발명이 완성됐다는 얘기다.