[민후의 기·꼭·법]특허무효심판에서 증거자료의 제출

by이재운 기자
2017.11.18 07:50:00

대전 서구에 위치한 특허법원 청사 전경. 특허법원 홈페이지

[법무법인 민후 한상은 변리사] 과거 특허에 관한 심판제도는 특허청 내의 심판소와 항고심판소에서 1심과 2심이 이루어지고 상고심이 대법원에서 이뤄지고 있었다.

그런데 이에 대해서 헌법상의 3권 분리의 원칙과 국민의 법관에 의한 재판받을 권리 침해를 이유로 헌법소원이 제기되었고, 헌법재판소가 헌법 불합치 결정을 함에 따라 법원조직법을 개정해 1998년 3월 1일부터는 현행과 같이 고등법원급의 전문법원인 특허법원이 설치됐다. 또 특허청의 항고심판소와 심판소를 통합한 특허심판원이 설치됨으로써, 현재와 같이 특허심판원의 심결에 대한 불복의 소는 특허법원의 전속관할로 하고, 특허법원의 판결에 대한 불복은 대법원에 상고하도록 운영되고 있다.

◇특허심판의 유형

특허에 관한 심판은 결정계 심판과 당사자계 심판으로 대별되며, 이 중 결정계 심판이란 심판의 당사자가 청구인과 피청구인이 대립구조를 취하는 것이 아니라 청구인만이 존재하는 심판을 마한다. 대표적으로 특허거절결정에 대한 불복심판(특허법 제132의 3)과 정정심판(특허법 제136조)이 여기에 속한다.

이와 달리 당사자계 심판이란 청구인과 피청구인이 서로 대립구조를 취하는 심판을 말하며, 대표적으로 특허무효심판(특허법 제133조), 권리범위확인심판(특허법 제135조), 통상실시권허여심판(특허법 제138조) 등이 여기에 속한다.

◇거절결정불복심판과 특허무효심판

거절결정불복심판이란, 특허출원에 대하여 거절결정을 받은 자가 특허심판원에 거절결정을 취소하여 줄 것을 구하는 것을 말하며, 거절결정불복심판은 당사자로서 피청구인이 존재하지 않는 결정계 심판에 해당한다.

특허무효심판이란, 적법하게 등록된 특허권이 특허법 제133조 제1항 각 호의 무효심판에 해당함을 이유로 특허심판원에 등록무효를 구하는 청구를 하는 것을 말하며, 특허무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 이를 청구할 수 있으며, 등록공고일 후 3월 이내에는 누구든지 특허무효심판을 청구할 수 있다.

특허무효심판에 의해 특허가 무효로 될 경우, 특허권은 소급적으로 그 효력을 상실하게 된다. 특허무효심판은 특허무효심판을 청구하는 청구인과, 특허권자인 피청구인이 서로 대립하는 당사자계 심판에 해당한다.

◇특허무효에 관한 심판절차에서의 증거자료의 제출



실무상 주로 문제가 되는 무효사유로는 특허법 제29조 제2항의 진보성 요건이다. 특허법은 특허출원일 이전에 이미 공개되어 있었던 발명들에 의하여 쉽게 도출될 수 있는 발명인 경우 특허등록이 될 수 없도록 하고 있으며, 특허법 제29조 제2항의 진보성 요건은 심사단계에서 발견될 경우 거절이유에 해당하고, 착오로 발견되지 않고 등록되었더라도 무효사유에 해당한다.특허출원을 심사하는 심사관이나 특허권에 대한 무효를 주장하는 무효심판 청구인은 발명이 출원일 이전에 공개되어 있었음을 입증하기 위한 증거자료를 근거로 제시할 수 있으며, 이 경우 심사단계에서는 새로운 증거자료를 근거로 거절하기 위해서는 기간을 정하여 보정할 기회와 의견을 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(특허법 제63조, 특허법 제47조).

한편, 무효심판이 청구된 이후에 무효심판을 청구하는 청구인이 무효사유의 주장과 증거를 제출하는 경우에는, 특허권자는 이에 대응하여 특허의 정정 또는 무효심판이 없는 경우에도 정정심판을 청구할 수 있으며(특허법 제136조, 특허법 제133조의 2), 무효심판의 청구시 제출되지 않은 새로운 증거가 제출된 경우에는 특허의 정정을 할 기회를 추가로 부여할 수 있다(특허법 제133조의 2).그러나 특허심판원의 심결에 대한 불복의 소가 제기되어 사건이 특허법원에 계류 중인 경우에는, 특허법원의 심판의 대상은 심결의 당부에 대한 판단에 국한되므로, 청구항에 대한 보정이나 특허의 정정, 정정심판과 같이 명세서의 기재를 변경할 수 있는 절차가 없다.

따라서 특허무효심판이나 거절결정불복심판의 심결에 대한 취소소송이 제기되어 사건이 특허법원에 계류 중일 때 새로운 증거자료가 제출될 경우, 이를 근거로 특허가 무효로 되어야 한다는 판단을 할 수 있는지 여부가 문제되어 왔다.

◇특허법원에서의 새로운 증거자료의 제출 허용 여부

특허법원에서의 새로운 증거자료의 제출 허용 여부는 두가지로 나누어 볼 수 있다.

먼저 특허무효심판의 심결취소소송이 특허법원에 계류 중인 경우를 보자. 권리범위확인심판의 심결취소소송 무효심결의 취소소송 등 다수의 판례의 태도는 당사자계 심판에 대한 불복소송에서는 특허법원에서의 새로운 증거자료를 제한 없이 제출할 수 있다는 입장이다.

반면 거절결정불복심판의 심결취소소송이 특허법원에 계류 중인 경우는 다르다. 거절결정불복심판의 심결에 대한 취소소송에서 피고 특허청장이 거절결정 당시 거절사유로 삼지 아니한 새로운 사유를 주장하거나 증거를 제출하는 것은 허용되지 않는다.

이는 특허법원에서 새로운 증거자료가 제출될 경우, 이를 제한 없이 심리할 수 있다는 법원의 입장은 특허권자가 별도로 정정심판을 청구할 수 있다는 점에서는 타당할 수 있다.

하지만 통상 심판절차가 진행되는 데에는 상당한 시간이 소요되며, 오히려 그 사이에 특허무효 여부가 상고심에서 종국적으로 확정될 경우, 정정심판은 심판의 이익이 없는 것으로 되어 사실상 정정심판 제도를 이용할 수 없게 되는 문제점이 있어보인다.

이에 반해 특허법원에서 새로운 증거자료를 제출하지 못하도록 하더라도, 새로운 사실과 증거에 기초해서는 무효심판을 다시 청구하더라도 일사부재리에 해당하는 것도 아니므로, 당사자계 심판에 대한 심결취소소송 절차에서도 결정계 심판에서와 같이 새로운 증거자료의 제출은 허용하지 않는 것으로 판례의 입장이 변경될 것을 기대해본다.

한상은 변리사