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영실업은 지난 2017년 6월 변신 자동차 완구 특허를 출원했고, 2018년 7월 등록했다. 특허는 자동차가 내부에 수용되면서 직립해 로봇으로 변신하는 변신 자동차 완구에 관한 것이다.
구체적으로 직립로봇 구조에서 몸통부용 자동차 완구는 몸통부를, 헤드부용 자동차 완구는 헤드부를 구성하게 할 수 있어 다양한 형태의 몸통부와 헤드부가 호환 가능하게 결합 될 수 있다. 이를 통해 다양한 형태의 직립로봇을 제공할 수 있는 변신 자동차 완구를 제공할 수 있다는 내용이다.
종래 기술에서는 하나의 자동차는 하나의 로봇으로 변신하기 때문에 하나의 자동차로는 다양한 형태의 로봇을 구현할 수 없어 쉽게 흥미를 잃어버리는 문제점이 있었고 영실업은 이를 해결하고자 관련 특허를 냈다. 영실업의 대표적인 변신 자동차 로봇 완구 브랜드는 ‘또봇’이 있다.
하지만 영실업은 초이락의 ‘헬로카봇’ 제품(상품명 ‘모:반’)이 자신들의 특허 구성과 동일하거나 균등하므로, 초이락이 해당 제품을 제조·판매하는 행위는 영실업의 특허권을 침해한다고 주장했다. 이에 영실업은 2021년 4월 초이락을 상대로 헬로카봇 관련 제품 생산 등의 금지와 폐기, 손해배상을 청구했다.
초이락 측은 ‘헬로카봇’ 제품(상품명 ‘모:반’)이 영실업 특허와 구성이 동일하지 않으므로 문언침해에 해당하지 않고, 균등하지도 않다고 주장했다. 또 선행발명들에 비춰 진보성이 없어 무효임이 명백하므로 영실업의 특허권을 원인으로 한 이 사건 청구는 권리남용에 해당하고, 초이락의 제품은 선행발명들을 결합해 쉽게 만들 수 있는 자유실시기술이다고 강조했다.
재판부는 초이락 측의 손을 들어줬다. 재판부는 “원고가 제출한 자료들에 의하더라도 피고 제품의 트리거 위치·구조와 동일한 구성은 확인되지 않는다”며 “변신 완구 제품에서 트리거의 위치는 다양하게 구성되며 이에 따라 기능, 작동 원리, 효과 등이 달라지면서 소비자들이 갖는 관심과 흥미, 호기심 역시 달라질 것”이라고 설명했다.
이어 “만일 원고가 제시한 발명 자료들로부터 피고 제품과 같이 트리거 위치와 구조를 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 오히려 피고 제품은 피고의 항변 내용과 같이 자유실시기술에 해당할 가능성이 높다”고 판단했다.
재판부는 “원고 특허의 기술적 특징에 해당하는 트리거의 위치나 변신 구조 역시 선행발명들로부터 쉽게 도출될 수 있다고 볼 여지가 있다”면서 “무엇보다 피고 제품과 특허 사이에는 변신 과정, 바닥부의 존부 등에서도 차이점이 존재한다는 점에서 원고의 주장은 받아들이지 않는다”고 판시했다.
