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반면, 티몬은 해당 행사명이 보통명칭의 범주에 들어가 상표권 효력이 없다는 입장이다. 과거 동일한 상표에 대해 특허청이 등록을 거절한 사례가 있고, 법조계에서도 동일한 해석이 나왔다. 티몬은 위메프에서 지속적으로 사용금지를 요구할 경우 영업방해로 보고 소송에 나설 계획이다.
17일 전자상거래업계에 따르면 위메프는 지난 4월 10일 티몬 측에 ‘디지털데이 상표 사용 중단 요청의 건’이라는 제목의 내용증명을 보냈다.
위메프가 내용증명을 보내기에 앞서 티몬은 매달 10일을 ‘디지털데이’로 지정하고 인기 가전제품을 균일가로 선보인다고 발표했다.
이를 두고 위메프 측은 내용증명에 “티몬이 등록상표 ‘위메프 디지털데이’ 및 출원상표 ‘디지털데이’를 보유하고 있음을 충분히 인지하고도 영리적 이득을 취하기 위해 해당 명칭을 사용했다”며 “이는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반에 해당해 사용을 중단하고 관련 게시물을 삭제해달라”고 요구했다.
그러면서 “적절한 조치 및 합당한 내용의 회신을 하지 않을 경우 직접적인 법적 조치를 취할 수밖에 없다”고 덧붙였다.
위메프는 지난 2016년부터 비슷한 성격의 디지털데이 행사를 진행해왔다. 이후 2017년 8월 ‘위메프 디지털데이’ 상표를 출원해 이듬해 7월 등록에 성공했다.
이에 대해 티몬 측은 ‘위메프’가 붙지 않은 단순히 ‘디지털데이’라는 명칭에는 상표권의 효력이 없다고 해석했다.
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이에 대해서 특허청 상표심사정책과 관계자는 “A(위메프)와 B(디지털데이)가 결합된 문자 상표의 경우에는 A와 B 각각이 식별력이 있고 분리관찰이 가능하다면 B 역시 상표로서 가치가 있다”며 “관건은 디지털데이 자체가 상표로서 식별력이 있느냐를 심사해봐야 한다”고 설명했다.
식별력이란 서로 다른 사물을 구별하여 가르는 능력을 뜻한다.
위메프는 ‘디지털데이’로도 상표를 출원한 상태다. 다만, 티몬이 디지털데이를 시작한 날인 4월 10일에서야 출원했다.
해당 상표는 아직 특허청의 심사가 들어가기 전이다. 통상 상표출원 후 심사 진행에는 8~10개월 정도가 소요된다.
그러나 해당 상표가 심사에 통과할 지는 미지수다. 현행 상표법 제 90조에선 상표권의 효력이 미치지 않는 경우 중 하나로 보통명칭을 꼽고 있다.
실제로 지난 2006년 같은 ‘디지털데이’라는 상표권이 출원된 적 있었으나 특허청 심사에서 거절된 사례가 있다.
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위메프는 티몬이 7월 디지털데이 행사를 진행한 지난 10일에도 동일한 내용의 내용증명을 보내 사용중지를 요구했다.
이에 대해 티몬 측은 “최근 판례의 취지에 따르면 특허심판원이나 법원의 판단이 없는 상황에서 지식재산권 침해를 이유로 당사의 서비스를 전면 중단할 것으로 요구하는 행위는 정당한 권리 행사를 벗어나 영업활동을 방해하는 행위다”며 지속적인 사용중지를 요구할 경우 법적 대응에 들어갈 수 있음을 암시했다.
신문재 법무법인 진솔 변호사는 “예를 들어 ‘삼성전자’라는 상표에서 ‘전자’만으론 식별력을 가질 수 없듯이 ‘위메프 디지털데이’에서도 ‘디지털데이’ 만으론 식별할 수 없다”며 “특허심판원에서 판단할 문제이지만, 아마 같은 판단을 내릴 것으로 보인다”고 분석했다.
전자상거래업계 관계자는 “위메프 측에서 경쟁 심화로 영업에 난항을 겪다보니 영업방해를 하면서 ‘아니면 말고’ 식으로 일단 건드려보는 것일 수도 있어 보인다”고 전했다.
하지만 이에 대한 위메프 입장은 달랐다. 위메프 관계자는 “과거에 등록이 거절된 상표라고 하더라도 심사의 범위가 다를 경우에는 등록이 이루어질 수 있고, 실제로도 그러한 사례가 다수 존재해 ‘디지털데이’ 상표 등록 가능성이 있다고 판단한다”며 “등록되면 지난 4월 1차 경고장을 발송한 이후로는 소급적용돼 명백한 상표권 침해에 해당한다”고 말했다.