[민후의 기·꼭·법]무권리자 특허출원 구제방안

[법무법인 민후 한상은 변리사] 특허법 제33조는 ‘발명을 한 사람 또는 그 승계인’은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있다. 따라서, 특허를 받기 위해서는 그 발명을 하였거나 발명을 한 자로부터 적법하게 승계한 자라야 하고, 발명을 하였거나 발명한 자로부터 승계받지도 않은 소위 무권리자인 경우에는 특허를 받을 수 없다.

그러나 특허출원을 하기 위해서 출원서에 발명에 관한 연구노트나 발명의 경위까지 적어야 하는 것은 아니므로, 심사과정에서는 사실상 특허출원이 발명자나 승계인에 의한 것인지 알기가 어렵다.

아래와 같은 사례가 있었다고 가정해 보자.

발명자 A씨는 오랜 연구 끝에 영상 장치에 관한 발명 X를 발명하였다. A씨는 발명 X에 대한 시장조사를 위해 B씨에게 발명 X에 대한 내용을 말해주었다. 이후 발명자 A씨는 영상 장치를 특허출원하였는데, B씨가 이를 그대로 모방해 먼저 특허출원하였던 것이 거절이유의 근거가 되어 특허등록이 될 수 없다는 통지를 받게 되었다.

이 경우 발명자 A씨는 어떠한 조치를 취할 수 있을까?

이미지: 픽사베이

먼저, 발명자 A씨는 B씨가 자신이 발명한 것을 모방해서 출원했다는 것을 밝힐 때까지 자신이 한 특허출원에 대한 심사절차가 계속 진행되지 않도록 심사절차중지를 요청할 필요가 있다(특허법 제78조).

다음으로, 발명자 A씨는 자신이 그 영상 장치를 발명했음을 입증할 수 있는 증거자료를 수집하고, B씨에게 발명을 알려준 경위 등을 정리하여야 한다. B씨의 출원이 출원 계속 중이라면 무권리자 출원에 해당하여 거절되어야 한다는 취지의 정보제공서를 제출하여 B씨의 특허출원이 등록에 이르지 못하도록 하고(특허법 제63조의2 정보제공), 만일 B씨의 출원이 특허등록된 경우라면 특허심판원에 특허무효심판을 청구하여 무권리자에 의한 특허출원에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다는 심결을 받아낼 수 있다(특허법 제133조 제1항).

발명자 A씨는 정보제공에 따른 거절결정서, 또는 등록무효심판에 의한 무효심결을 제시하면서 자신의 특허출원에 대해 심사절차를 재개해 달하는 신청을 할 수 있고, B씨의 출원이 거절결정되거나 무효심결이 확정된 때에는 정당한 권리자 A씨의 특허출원은 모인출원자 B씨가 출원한 때에 특허출원한 것으로 간주되므로(특허법 제34조, 제35조), 다른 등록거절이유가 없다면 발명자 A씨는 자신이 출원한 특허에 대해서 특허등록을 받을 수 있을 것이다.

발명자 A씨는 이렇게 무효심판을 청구해야만 자신의 특허권을 되찾을 수 있는 것일까?

아니다. 최근 특허법은 ‘특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전을 청구할 수 있다’는 규정을 신설하였으며(특허법 제99조의2), 발명자 A씨는 반드시 등록무효심판을 청구하지 않더라도 B씨의 특허권이 자신의 발명을 도용한 것임을 주장하면서 그 특허권을 자기에게 이전해 달라는 소송을 제기할 수도 있다.

하지만 위 특허법 제99조의2의 규정은 특허법 부칙 경과규정에 따라 2016년 2월 29일 이후 설정등록된 특허권에 대해서만 적용되고, 특히 B씨가 자신의 아이디어를 보태어 특허출원한 경우에는 A씨가 진정한 발명자라 하더라도 B씨의 아이디어까지 포함된 발명에 대해서 직접 자기에게 이전등록을 구하는 것은 받아들여지기 어려울 것이다.

법무법인 민후 한상은 변리사