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레고는 덴마크에서 설립된 세계적으로 저명한 장난감 회사로서 조립식 블록 완구 등에 ‘LEGO’ 상표를 사용해 왔다.
레고켐바이오가 2015년 11월 ‘레고켐파마(LEGOCHEMPHARMA)’ 상표를 출원하자, 레고가 이의신청했고, 그 이의신청에 따라 특허청 심사관이 상표등록 거절결정을 했다.
이에 레고켐바이오가 상표등록 거절결정에 대해 불복심판을 청구했고, 특허심판원이 이를 받아들여 거절결정을 취소한 다음 특허청 심사관으로 하여금 다시 심사하도록 했다. 결국 2018년 9월 ‘레고켐파마’에 대한 상표등록이 이뤄졌다.
그러자 레고가 ‘레고켐파마’에 대한 등록무효 심판청구를 했고, 특허심판원은 2020년 2월 등록무효사유가 없다고 보고 레고의 청구를 기각하는 심결을 했다. 이에 레고는 2020년 3월 특허법원에 심결의 취소를 구하는 소를 제기했다.
특허법원은 ‘레고켐파마’가 ‘레고’의 상표 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당한다며 등록이 무효로 돼야 한다고 판단했다.
재판부는 “‘레고’는 ‘레고켐파마’ 출원 당시 국내 일반 수요자들에게 널리 알려진 저명한 상표에 해당한다”며 “등록상표의 요부인 ‘LEGO’는 전체적으로 유사하다”고 설명했다.
이어 “‘레고’와 유사한 ‘레고켐파마’ 사용으로 저명상표주인 레고가 막대한 비용과 노력을 투자해 구축한 상표에 대한 긍정적 이미지, 광고선전력, 고객흡인력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석될 것”이라고 지적했다.
이에 레고켐바이오 측은 단지 자신이 수행하는 신약 연구·개발의 특징을 나타낼 목적으로 ‘Lego chemistry’라는 용어의 약칭인 ‘LEGOCHEM’을 포함하는 등록상표를 출원한 것이라고 주장했다.
하지만 대법원 판단도 다르지 않았다.
대법원은 “레고켐바이오는 연상 작용을 의도하고 이 사건 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크고, ‘레고켐파마’ 상표와 ‘레고’ 상표 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성도 크다”고 봤다.
이어 “이러한 사정을 종합해 보면 ‘레고켐파마’ 상표가 그 지정상품인 의약품류에 사용될 경우 저명상표인 ‘레고’ 상표들이 가지는 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다”면서 원심판결을 수긍하고, 레고켐바이오의 상고를 기각했다.
