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한편 상표권자가 상표등록을 받은 뒤에 여러 가지 이유로 상표를 사용하고 있지는 않는 경우가 있을 수 있다. 가령, 상표권자나 사용권자 등 그 누구에 의해서도 미처 상표가 사용되고 있지 않는 경우가 있을 수 있고, 이와 달리 상표권자 스스로 직접 상표를 사용하고 있지는 않지만, 통상사용권자 또는 전용사용권자에게 사용권을 부여하고, 상표권자는 이들 사용권자로부터 얻는 라이센스료를 자신의 수익으로 얻는 경우가 그 예이다.
◇사용하지 않은 상표, 권리 인정은 어디까지?
이와 같이 상표권자가 사용하지 아니한 불사용 상표인 경우에 있어서, 상표권자가 상표권을 침해한 자에 대하여 손해배상청구를 할 때 상표법 제110조 규정의 손해액을 자신의 손해라고 주장할 수 있을지를 자세히 살펴보고자 한다.
우선 대법원은 상표권자에 의해서는 실시되지 않았더라도 상표가 부착된 상품이 거래시장에 현실로 유통됨으로써 상표권자가 등록상표를 제3자에게 사용 허락하여 사용료를 얻을 기회를 박탈당한 것으로 인정될 때에는 상표권자가 사용료 상당액의 손해를 입었다고 봄이 타당하다고 판단했다.
상표권자에 의해서는 실시되지 않았더라도 상표가 부착된 상품이 거래시장에 현실로 유통됨으로써 상표권자가 등록상표를 제3자에게 사용 허락하여 사용료를 얻을 기회를 박탈당한 것으로 인정될 때에는 상표권자가 사용료 상당액의 손해를 입은 것으로 보아야 한다는 데에는 이론이 있기 어렵다.
다만 상표권자 또는 사용권자 등 누구에 의해서도 상표가 사용되지 않은 경우에도 ‘차액설’에 입각하여 손해를 인정하지 않는 판례의 태도와는 달리, 기본적으로 상표권자는 사용료 상당액의 손해를 입은 것으로 보아야 한다는 견해가 대두되고 있다.
불사용 상표의 침해로 인한 손해액 산정과 관련하여, 우리나라 법원은 상표법 제110조 제1항 내지 제3항을 적용함에 있어서는 ‘상표권자의 등록상표와 동일한 상표를 동일한 상품에 사용한 사실을 입증할 것’을 요구하고 있다(대법원 2009. 10. 29. 선고 2007다22514 판결 등).
◇‘영업상 손해 없음’을 증명하려면
이와 달리 법원은 상표법 제110조 제4항에 근거하여 ‘사용료 상당액’을 손해로 하여 청구하는 때에는, 상표권자는 권리침해 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다고 보며, 침해자로서도 상표 침해행위로 인하여 상표권자가 입는 구체적 피해 발생이 없음을 항변하여 손해배상의 책임에서 벗어날 수 있다는 최저손해액 법정설의 입장에 있다.
그러나 여기서 ‘상표권자의 영업상 손해가 없다’는 경우란, 상표권자나 사용권자 등 그 누구에 의해서도 등록상표가 사용되지 않거나(규범적 손해를 인정하자는 반대 견해 있음), 영업상의 신용이 화체된 바 없어 유사상표의 침해에도 불구하고 이에 아무런 영향을 받지 않았다고 보여질 경우를 말한다.
이와 달리 상표권자에 의해서는 실시되지 않았더라도 상표가 부착된 상품이 거래시장에 현실로 유통됨으로써 상표권자가 등록상표를 제3자에게 사용 허락하여 사용료를 얻을 기회를 박탈당한 것으로 인정될 때에는, 비록 상표권자가 직접 영업한 사실이 없더라도 상표권자로서는 사용료 상당액의 손해를 입었다고 보는 것이 타당하다고 여겨진다.
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